Licenciamento de Marcas e Patentes: Parâmetros Gerais e Royalties


O licenciamento consiste na autorização de uso que o titular de uma marca ou patente dá a um terceiro, sem que perca a sua titularidade.


O mercado do licenciamento vem crescendo cada vez mais no Brasil, movimentando bilhões de reais anualmente e se tornando um tema relevante para empreendedores que buscam meios de expandir seus negócios.

O licenciamento do uso e exploração de marcas e patentes é regido pelos termos dos contratos de licenciamento, que devem ser averbados no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Neste artigo, serão abordados os aspectos gerais desse mercado, os contratos de licenciamento de marcas e patentes, bem como a remuneração em royalties decorrente.


O que são contratos de licenciamento?

Contratos de licenciamento são aqueles que concedem uma licença temporária para uso de marca, imagem ou propriedade intelectual com fins econômicos, sendo que esse contrato não concederá a posse, mas sim o direito de uso.

Estes contratos são frequentemente utilizados em diversos ramos, possibilitando vantagens tanto para o licenciante (quem autoriza o uso) quanto para o licenciado (quem recebe a licença de uso).

O direito de proprietários licenciarem o uso de suas marcas e patentes é assegurado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Essa mesma lei estabelece que o licenciado pode ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente ou marca licenciada.

Licenciamento x Franquia

Muitos confundem os contratos de licença de uso com os contratos de franquia, por conta de suas semelhanças. No entanto, é importante ressaltar que licenciamento é diferente de franquia!

Enquanto o licenciamento consiste no direito de uso da marca, o sistema de franquias abrange também a transferência do know-how (os conhecimentos práticos para montagem do negócio), obrigações entre as partes, entre outras características próprias.


Assim, são dois procedimentos diferentes que merecem bastante atenção.


Para saber mais sobre franquias, acesse nosso artigo https://www.advocatta.org/post-ch2sf/mitigando-riscos-empresariais-com-a-nova-lei-de-franquia.


Licenciamento de marcas

Segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL), os ramos que atualmente mais utilizam o licenciamento de marca no Brasil são os de confecção, papelaria, brinquedos e personal care.

No que se refere à escolha da marca, a mais eficiente para ser licenciada é aquela bem consolidada e conhecida no mercado.


As empresas que são atraídas por essa estratégia visam, portanto, aumentar o seu alcance e valor nos produtos, ao serem associadas a uma marca renomada.

O licenciamento de marcas é uma ferramenta de marketing muito eficiente, na medida em que, o público-alvo é atraído por elementos com os quais já possuem familiaridade, o que leva a um crescimento nas vendas, fortalecendo assim a imagem da empresa licenciada.

Para que essa modalidade contratual seja possível, é necessário que a marca seja registrada perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou que, ao menos, o pedido de registro já tenha sido protocolado.


Quais são as vantagens do licenciamento de marcas?

Esse tipo de contrato pode ser benéfico tanto para o titular, quanto para o licenciado.

O licenciado, por meio do produto, terá acesso a um mercado que seria muito difícil de atingir diretamente, podendo aumentar em grande escala as suas vendas, já que a marca é um elemento de atração de clientela.

O titular, por outro lado, terá a projeção de sua marca e se beneficiará pela remuneração por royalties.


Licenciamento de patentes

O licenciamento de patentes consiste na autorização concedida para que empresas fabriquem e comercializem um produto patenteado.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) garante esse direito ao titular de patente ou depositante, de poder celebrar contrato de licença para exploração. O contrato deve ser averbado no INPI para que tenha validade em relação a terceiros.

É comum que esse licenciamento ocorra quando o titular da patente deseja ser remunerado com royalties por sua criação ou quando não possui capacidade produtiva para explorá-la.

Também é possível que empresários tenham a capacidade industrial de produzir itens inovadores, porém considerem mais vantajoso produzir uma patente de terceiros à alternativa, do que realizar todo o processo de elaboração de um item original.

É importante ressaltar que, para ser patenteável, o produto precisa seguir os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Clique aqui para saber mais sobre o processo de concessão de patentes no Brasil.


O que são royalties?

Royalties são os rendimentos cobrados pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, para permitir seu uso ou comercialização [1].

No caso dos contratos de licenciamento, eles correspondem aos valores que o licenciado paga ao detentor da marca ou patente pela sua utilização.


Como é feito o cálculo dos royalties?

No licenciamento de patentes, a definição do valor dos royalties fica a cargo da negociação entre as partes. No entanto, existem alguns métodos disponíveis que podem facilitar a negociação entre licenciante e licenciado, tais como:

  • Padrões do setor;

  • Análise do Valor do Projeto e dos Aportes;

  • Regra dos 25%, e;

  • Lucro Excedente.

A definição do método a ser escolhido depende de alguns parâmetros, como: exclusividade no licenciamento, grau de inovação da tecnologia, tamanho do mercado consumidor, entre outros.

Para o estabelecimento de royalties no licenciamento de marcas, existe uma média de taxas em cada categoria de produto, porém sujeita-se à negociação caso a caso.


O percentual dos royalties pode variar entre 2% a 18%.

É importante que a taxa de royalties esteja bem definida no contrato de licenciamento!


Periodicamente ocorrerá a apuração dos royalties, na qual haverá a remuneração do proprietário da marca.

Desta forma, vale ressaltar a importância da elaboração de um contrato de licença específico para cada caso.


Portanto, é indispensável o auxílio de uma assessoria jurídica especializada que, de acordo com a situação concreta, ajude a delimitar as condições de uso e exploração das marcas e patentes.



Autora:

Sarah de Melo Silva


Notas de rodapé:


[1] A Lei nº 4.506/64 dispõe:

“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.



Referências Bibliográficas


ABRAL. Associação Brasileira de Licenciamento. O Setor. Disponível em <https://abral.org.br/setor/>. Acesso em: 31 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm>. Acesso em: 31 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 31 ago. 2020.

CERUMAR. Licenciamento e patente: qual a ligação entre eles. Disponível em: <https://cerumar.com.br/licenciamento-e-patente/>. Acesso em: 31 ago. 2020.

COUTO, Júlia. Como calcular royalties de patentes? Disponível em: <https://pris.com.br/blog/como-calcular-royalties-de-patentes/>. Acesso em: 31 ago. 2020.

ELÓI, Daniel. Como posso calcular o valor de royalties? Disponível em: <https://pris.com.br/blog/como-posso-calcular-o-valor-de-royalties/>. Acesso em: 31 ago. 2020.


JUCÁ, Fernando. Posso Licenciar Minha Propriedade Industrial? Disponível em: <https://endeavor.org.br/inovacao/posso-licenciar-minha-propriedade-industrial/>. Acesso em: 31 ago. 2020.


LICENCIE. Royalties no licenciamento de marcas, o que são. Disponível em: <http://licencie.com.br/royalties-no-licenciamento-de-marcas-o-que-sao/>. Acesso em: 31 ago. 2020.

MINATTI, Luis Gustavo. Contratos de licença e sua natureza jurídica. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2012.

OLAVO, Carlos. Contrato de licença de exploração de marca. Lisboa: Revista dos Advogados, 1999.

SENADO. Glossário Legislativo. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties>. Acesso em: 31 ago. 2020.

Advocatta - Empresa Júnior de Pesquisas em Direito

Universidade de Brasília - UnB

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