Empresa Usando o Mesmo Nome da Sua Marca. O Que Fazer?


No ramo empresarial e publicitário, não há maior pesadelo do que a confusão do público alvo. Tal confusão, dentre vários fatores, pode ser causada por uma empresa usando o mesmo nome da sua marca


Para entender isso, é importante ter em mente os conceitos de: razão social, marca e nome fantasia.



Conceitos Importantes


A razão social é o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ela define como a empresa exerce sua atividade..


A marca por sua vez, pode se valer de linguagem verbal (nominativa) que é o próprio nome da empresa e não verbal (figurativa) que é a logomarca da empresa. A marca tem o objetivo de identificar a empresa e o produto ou serviço oferecidos.


Já o nome fantasia é o nome “popular” pelo qual a empresa é conhecida que, muitas vezes, coincide com a marca.



Qual a importância do Registro de Marca?


A marca é de suma importância para se inserir no mercado, visto que ela é a maneira pela qual os clientes reconhecem os serviços e produtos oferecidos, motivo pelo qual ela deve ser protegida.


Essa proteção se dá por meio do Registro de Marca que é concedido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para garantir o direito exclusivo de uso da marca para fins comerciais. Essa exclusividade garante o seu direito de se opor ao uso indevido por terceiros tanto de forma extrajudicial, no INPI, quanto de forma judicial.


Isso significa que outras pessoas não podem usar a sua marca ou uma tão semelhante que cause confusão nos consumidores.


O direito exclusivo à marca pode, portanto, te auxiliar ao se deparar com um nome igual ao dela no mercado, já que formaliza a sua propriedade industrial.


Agora imagine o seguinte cenário: o processo de formalização da sua empresa foi efetuado, exceto o registro de marca, e outro empresário o efetua e passa a usar a marca para seus próprios fins comerciais. Nesse caso, ele terá o direito exclusivo.



É possível que duas empresas tenham o mesmo nome de marca?


Para essa dúvida a resposta é sim e não.


De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, duas empresas podem ter sim o mesmo nome, porém devem estar em ramos de atuação distintos de modo que não gere confusão no consumidor.


Logo, se a empresa com a qual você está se preocupando atua em outra área não há com o que se aborrecer.


Caso as empresas atuem no mesmo ramo, a resposta é não. Esse impedimento tem por objetivo evitar “associação com marca alheia”.


Nessa situação, o caminho é mais complicado.



Nesse último caso, como proceder?


Duas empresas que atuam no mesmo ramo de serviços e produtos não podem ter o mesmo nome. Mas como e por que isso acontece? Existem três possibilidades:


I) O seu registro de marca foi efetuado e o da outra empresa não;


II) O seu registro de marca não foi efetuado e o da outra empresa sim;


III) Ambos os registros não foram efetuados.



Para saber se uma marca é registrada ou está em processo de registro, deve-se entrar no site do INPI que disponibiliza a base de dados referente às marcas registradas para consulta pública [1].


O primeiro caso (I), é o mais complexo, recomenda-se dois caminhos.


Calcular eventuais prejuízos à sua marca, caso ocorram, ou enviar uma notificação extrajudicial para notificar a outra empresa informando sobre a sua propriedade.


Caso haja prejuízos, desde o mau uso e difamação da marca até a atração intencional de clientes, existe um prazo de cinco (5) anos, a partir dos danos causados, para exigir as devidas reparações [2].


O prazo é previsto, assim como as demais condições para o registro de uma marca, na Lei de Proteção Industrial (LPI).


Caso não haja prejuízos, o melhor é optar pela medida mais pacífica, ou seja, enviar uma notificação extrajudicial que alerte a outra empresa sobre o seu direito exclusivo ao uso da marca.


Esse é um ato legal, com o objetivo de “dar conhecimento de determinado assunto jurídico ou conteúdo de um documento a alguém, sem ajuizar uma ação na justiça”.


O grande benefício nesse caso está justamente em não ajuizar uma ação na justiça, porque evita um processo custoso e lento, além de dores de cabeça inerentes.


Notificar extrajudicialmente terceiros é um processo mais simples, menos custoso e sem complicações. Um acordo extrajudicial é sempre o melhor cenário imaginável.


Nesse caso, o conteúdo do acordo seria voltado para “dar conhecimento” da LPI à pessoa física ou jurídica responsável pelo uso indevido da marca.


No segundo caso (II), o ideal é que você mude a marca e o nome fantasia da empresa. Uma vez que o INPI respeita o princípio da anterioridade, o direito ao usufruto da marca é de quem a registrou primeiro.


Então, manter o uso da mesma marca da qual não se tem direito significa correr o risco de sofrer um processo judicial.


Na terceira hipótese (III), o ideal é que você registre sua marca com urgência, porque, como já foi dito, o INPI respeita o princípio da anterioridade.


Logo após o seu registro, o caso passa a se enquadrar na situação II, optando entre resolver a questão judicial ou extrajudicialmente.


Deveria haver uma quarta opção, certo? Errado.


O INPI não permite que duas marcas de mesmo nome e mesma área de atuação tenham registros simultâneos. Assim, o último a requisitar o registro teria seu pedido indeferido com justa causa.



O que posso perante o INPI?


Com o objetivo de garantir a defesa da propriedade industrial, a Lei de Propriedade Industrial - LPI também dispõe acerca do Processo Administrativo de Nulidade (PAN).


O PAN configura um meio pelo qual se pode requisitar que um registro de marca seja considerado parcial ou totalmente nulo e, para tal, é necessário comprovar o uso da marca previamente ao alegado dono.


Nesse caso, após o registro da sua marca ter sido efetuado de maneira irregular por um terceiro, inicia-se o prazo de 180 dias para se instaurar esse processo [3].


É perceptível que o registro de marca tem importância decisiva em situações de coincidência de nomes, além de garantir o direito exclusivo à marca e evitar seu uso indevido por terceiros.


Já no caso de registro efetuado e, ao constatar que outra empresa está se utilizando de um nome igual ao da sua marca, deve-se ponderar acerca dos custos e benefícios das esferas judicial e extrajudicial.


Portanto, uma assessoria jurídica especializada é essencial, tanto para o protocolo de registro de marca, quanto para a redação de uma notificação extrajudicial com o objetivo de contestar seu uso indevido.



Autores:

Ana Beatriz Santiago de Souza

Marden Guilardi da Silva Filho

Mateus Moraes de Moura



Notas de Rodapé:


[1] Ministério da Economia - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp>. Acesso em: 7 jan. 2021.


[2] Na Lei de Propriedade Industrial, artigo 225: prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.


[3] Na Lei de Propriedade Industrial, artigo 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.


Referências Bibliográficas


ADVOCATTA. Registro de Marca no INPI: importância para a proteção da empresa. Disponível em: <https://www.advocatta.org/post-ch2sf/a-import% C3%A2ncia-do-registro-de-marca>. Acesso em: 12 out. 2020.


ADVOCATTA. Indeferimento do Registro de Marca. Disponível em: <https://www.advocatta.org/post-ch2sf/indeferimento-do-registro-de-marca>. Acesso em: 12 out. 2020.


BRASIL. Lei Nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial), de 14 de maio de 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 7 jan. 2021.


CONSULTOR JURÍDICO. STJ nega exclusividade de uso de marca por empresas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2010-jan-19/empresa s-atuam-ramos-diferentes-podem-mesmo-nome>. Acesso em: 12 out. 2020.


CONSULTOR JURÍDICO. Usar nome de marca concorrente é tentativa de enganar consumidor. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-out- 21/usar-nome-marca-concorrente-tentativa-enganar-consumidor>. Acesso em: 13 out. 2020.


ÂMBITO JURÍDICO. Notificação Extrajudicial: Quais Suas Finalidades, Como Formulá-la e Como Remetê-la. Disponível em: <https://ambitojuridic o.com.br/modelos-e-pecas/notificacao-extrajudicial-quais-suas-finalidades-como-formula-la-e-como-remete-la/>. Acesso em: 13 out. 2020.


CONSULTOR JURÍDICO. Superior Tribunal de Justiça reconhece que INPI é litisconsorte dinâmico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019- mar-24/opiniao-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico>. Acesso em: 14 out. 2020.